International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

8 (April, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

LAW

UDC 347.7

DOI 10.36074/2663-4139.08.03

СХОЖІСТЬ ДО СТУПЕНЯ ЗМІШУВАННЯ ЗНАКУ ТА ГЕОГРАФІЧНОГО ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ВІДМОВИ В РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКУ: УКРАЇНА ТА ЄС

Бадьора Наталія Сергіївна

студентка 2 року навчання ОР «Магістр» юридичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

УКРАЇНА


Анотація. Досліджено критерій схожості до ступеня змішування знаку та географічного зазначення походження товару як підстави для відмови в реєстрації знаку згідно із законодавством України та Європейського Союзу. Визначено ступінь імплементації норм законодавчих актів у сфері охорони знаків для товарів і послуг та географічних зазначень в українське законодавство в рамках співпраці України із Європейським Союзом. Зроблено висновки про особливості правових конструкцій, схожі та відмінні риси українського та європейського законодавства у контексті визначення критерію схожості як підстави для відмови в реєстрації знаку. Визначено напрямки можливого подальшого дослідження проблематики статті із урахуванням українських та європейських нормативно-правових актів, спрямованих та охорону як знаків для товарів і послуг, так і географічних зазначень як засобів індивідуалізації.

Ключові слова: знак для товарів і послуг, торговельна марка, географічне зазначення, схожість до ступеня змішування.

Постановка проблеми. Проблематика абсолютних підстав відмови в реєстрації знаку в Україні протягом довгого часу була та залишається одним із найпопулярніших предметів дослідження українських вчених-правників. І чим більшої економічної ваги з кожним роком набуває знак для товарів і послуг як засіб індивідуалізації, тим більша практична вага з`являється у глибокому розумінні підстав для відмови у реєстрації знаків. З огляду на те, що протягом останніх років економічна та торгова співпраця України та ЄС посилилася та досі набуває нових масштабів, вважаємо за обґрунтоване, поряд із українським законодавством,  також дослідити законодавство ЄС на предмет схожості до ступеня змішування знаку та географічного зазначення походження товару як підстави для відмови в реєстрації знаку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання співвідношення знаків для товарів і послуг та географічних зазначень свого часу стало центром правових досліджень таких українських вчених-правників як Г.Андрощук, А.Афян, О.Ковальчук, М.Архипова, В. Дозорцев, А. Кодинець та ін. Втім, хоча вищезгаданими науковцями й було досліджено ряд проблемних питань, що виникають в площині співвідношення знаків для товарів і послуг і географічних зазначень,   не повною мірою дослідженим наразі є питання схожості до ступеня змішування знаку та географічного зазначення походження товару як підстави для відмови в реєстрації знаку.

Мета статті. Головною метою цього є дослідження є визначити, чи є схожість до ступеня змішування знаку та географічного зазначення походження товару підставою для відмови в реєстрації знаку в Україні та ЄС і, якщо так, із якими особливостями.

Виклад основного матеріалу. Географічні зазначення тісно пов’язані з торговельними марками. Обидва види позначень пов’язує спільне призначення - вони мають на меті забезпечити маркування продукції та виступають засобами її індивідуалізації. Водночас, значення та питома вага їх функцій суттєво відрізняються. Основна функція торговельної марки – ідентифікувати товар від аналогічної продукції інших виробників. У географічному зазначенні на перший план виходить функція засвідчення високої якості позначеного продукту шляхом вказівки на зв’язок властивостей товару з унікальним географічним середовищем [5;82].

Відповідно до п.3 ч. 1 с. 1 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень»,  «географічне зазначення - найменування місця, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця та має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені головним чином цим географічним місцем походження, і хоча б один з етапів виробництва якого (виготовлення (видобування) та/або переробка, та/або приготування) здійснюється на визначеній географічній території» [2].

Відповідно до п.3 ч. 1 с. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб» [3].

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 (TRIPS). Угода TRIPS - це один із перших багатосторонніх актів, що стосується географічних зазначень як таких, а також передбачає співіснування географічних зазначень та знаків для товарів і послуг.

Аналіз цього нормативно-правового акту є цікавим у контексті цього дослідження з огляду на те, що його сторонами є як Україна, так і більшість країн ЄС.

Звісно, в силу своєї природи Угода TRIPS не містить положень про підстави відмови в реєстрації знаків, не визначає критерії схожості, тощо. Опосередковано питання співіснування реєстрацій знаків та географічних зазначень визначене у ст. 24, а саме зазначається, що, «якщо торговий знак добросовісно зареєстрований або подано заяву на його реєстрацію, або якщо права на торговий знак були отримані завдяки сумлінному використанню:

…b) до того, як географічне зазначення одержало захист в країні свого походження:

заходи, затверджені з метою впровадження положень цього Розділу, не порушують право на реєстрацію або дійсність реєстрації торгового знаку, або право використання торгового знака на тій підставі, що торговий знак ідентичний або подібний до географічного зазначення» [1].

Окрім того, ч. 2 ст. 23 Угоди TRIPS містить положення про те, що «в реєстрації торгового знаку для вин, який містить у собі або складається із географічного зазначення, що визначає вина, або торгового знака для спиртних напоїв, який містить у собі або складається з географічного зазначення, що визначає спиртні напої, відмовляється або така реєстрація вважається недійсною ex officio, якщо це дозволяється згідно із законодавством члена або на прохання заінтересованої сторони щодо таких вин або спиртних напоїв, які не мають такого походження» [1].

Відтак, як вбачається із наведених вище положень Угоди TRIPS, по-перше, наявність більш пізнього географічного зазначення (порівняно із датою реєстрації знака) жодним чином не впливає на дійсність такого знака та, по-друге, наявність у позначенні, що заявляється на реєстрацію, географічного зазначення, що визначає вина або спиртні напої, тягне за собою відмову у реєстрації або така реєстрація вважається недійсною ex officio.

Знаки для товарів і послуг та географічні зазначення є інструментами, які є необхідними для належного функціонування ринкових відносин. Втім, якщо знаки вказують на комерційне походження товару або послуги, то географічні зазначення – на їх географічне походження та особливості, зумовлені таким походженням. На практиці ж, коли перетинаються ці, на перший погляд, суміжні категорії, виникають питання із розумінням їх співвідношення та оцінкою ризиків можливої відмови у реєстрації знака на підставі схожості до ступеня змішування із географічним зазначенням.

В абз. 2 п. «г». ч. 4 статті 17 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень» міститься норма про те, що «якщо зареєстроване географічне зазначення міститься у заявці на видачу свідоцтва України на торговельну марку (знак для товарів і послуг) або у відповідному свідоцтві, це є підставою для відмови в наданні правової охорони торговельній марці (знаку для товарів і послуг) або підставою для визнання відповідного свідоцтва недійсним у порядку, передбаченому законодавством» [2].

Абз. 5 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» містить положення про те, що «Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:… кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями» [3]. Одразу зазначимо, що в розумінні вищевикладеного положення під «кваліфікованими зазначеннями походження товарів» маються саме географічні зазначення [4].

Щодо категорії «схожість до ступеня змішування», необхідно зазначити, перш за все, що наразі законодавчо дана правова категорія прямо не врегульована.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів [6, с.412]. 

Робити висновок про схожість позначень до ступеня змішування не можна без дослідження спорідненості товарів. При цьому спорідненість товарів повинна встановлюватись лише тоді, коли знаки є тотожними чи дуже схожими. Змішування може виникнути тоді, коли споживчі характеристики товарів різних виробників є або однаковими, або схожими. Під час оцінки схожості товарів можуть братися до уваги такі критерії спорідненості товарів, як рід (вид) товарів, їх споживчі характеристики та функціональне призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів і надання послуг, коло споживачів тощо [7,с. 129].

Частина 3 статті 193 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, передбачає, що «Торговельна марка не реєструється або, якщо вона зареєстрована, може бути визнана недійсною: a) якщо вона є тотожною до раніше зареєстрованої торговельної марки, і товари або послуги, для яких торговельна марка заявлена або зареєстрована, є тотожними до товарів або послуг, для яких раніше зареєстрована торговельна марка охороняється; b) якщо через свою тотожність або схожість до раніше зареєстрованої торговельної марки та тотожність або схожість товарів чи послуг, на які поширюються торговельні марки, існує імовірність, що споживач може їх сплутати, зокрема імовірність асоціації з раніше зареєстрованою торговельною маркою». У ч. 4 цієї ж статті вказано, що Сторони можуть також передбачити інші підстави для відмови у реєстрації або визнання реєстрації недійсною, у випадку суперечності з правами, які виникли раніше».

Таким чином, з огляду на викладене вище, можемо зробити висновок, що під критерій «суперечність з правами, які виникли раніше» також підпадає категорія географічних зазначень, схожих до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг.

ЄС як економічне і політичне об’єднання розробило інструмент торговельної марки ЄС (European Union Trade Mark, EUTM), який регулюється Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (EUTMR). Відповідно до п. (j) ч. 1 ст. 3 цього Регламенту, реєстрації не підлягають торговельні марки, виключені з реєстрації відповідно до законодавства Союзу, національного права або міжнародних угод, сторонами яких є Союз і відповідна держава-член, що передбачають охорону назв місця походження та географічних зазначень[9].

Ряд Регламентів Європейського Парламенту і Ради передбачають підстави для відмови в реєстрації знаків для товарів і послуг при наявності вже зареєстрованих географічних зазначень. Такі Регламенти стосуються певних окремих груп товарів.

До прикладу, у реєстрації торговельної марки, яка містить … географічне зазначення…(а) повинно бути відмовлено, якщо заява на реєстрацію знака подається після дати подання до Комісії заяви про захист географічного зазначення, або (b) [така реєстрація] повинна бути визнана недійсною [10].

Що стосується ароматизованих вин, відповідно до статті 19 (1) Регламенту (ЄС) № 251/2014 в реєстрації торгової марки, використання якої … стосується ароматизованого винного продукту, слід відмовити, якщо заява на реєстрацію торговельної марки подається після дати подання до Комісії заяви про захист географічного зазначення, а географічне зазначення відповідно захищається [11].

Щодо спиртних напоїв, то відповідно до статті 23 (1) Регламенту (ЄС) № 110/2008, «у реєстрації торговельної марки, яка містить або складається з географічного зазначення, відмовляється, або вона або визнається недійсною, якщо її використання може призвести до будь-якої ситуації, зазначеної у статті 16». У статті 16, відповідно, зазначено, що географічні зазначення, поміж іншого, захищаються від: а) будь-якого прямого або опосередкованого комерційного використання стосовно продуктів, які не охоплені реєстрацією, у випадку якщо  ці продукти порівнянювані з спиртним напоєм, зареєстрованим за цим географічним зазначенням, або тією мірою, коли таке використання використовує репутацію зареєстрованого географічного зазначення…[12].

Нарешті, згідно зі статтею 14 (1) Регламенту (ЄС) № 1151/2012, якщо географічне зазначення зареєстровано згідно з цим Регламентом, реєстрація торговельної марки, використання якої суперечить статті 13 (1), яка стосується товару одного типу, слід відмовити, якщо заявка на реєстрацію торгової марки подається після дати подання реєстраційної заяви стосовно позначення походження або географічного вказівка Комісії» [13].

З огляду на згадані вище Регламенти, можемо зробити висновок, що, в якості прямого критерію для відмови у реєстрації знака для товарів і послуг, його схожість до ступеню змішування із географічним зазначенням не фігурує. В той же час, європейський законодавець розробив та імплементував комплексні критерії, які, хоча й не стосуються схожості до ступеня змішування знаків для товарів і послуг та географічних зазначень, все ж опосередковано відсилають (потенційних) реєстр антів до такого критерію.

Висновки і пропозиції. В результаті дослідження українського законодавства (в тому числі й міжнародних актів), з однієї сторони, та законодавства ЄС, з іншої сторони, на предмет наявності критерію схожості до ступеня змішування знаку та географічного зазначення походження товару як підстави для відмови в реєстрації знаку, варто зазначити, що в українському законодавстві достатньою мірою розкритий та чітко визначений даний критерій. В той же час, що з огляду на те, що підхід європейського законодавця до проблематики підстав відмови у реєстрації знака є досить широким та комплексним, наразі є значна перспектива для імплементації відповідних норм в українське законодавство та більш глибинної його інтеграції із нормативно-правовими актами Європейського Союзу. В той же час, такі перспективи та можливості дають поштовх для подальшого дослідження цієї теми науковцями-правниками.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

  • Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 (TRIPS) / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (дата звернення 23.03.2020).

  • Про правову охорону географічних зазначень: Закон України від 16.06.1999 № 752-XIV/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14/conv (дата звернення 23.03.2020).

  • Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12 (дата звернення 23.03.2020).

  • Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень Закон України від 20.09.2019 №  123-IX/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123-20#n286 (дата звернення 23.03.2020).

  • Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг: Монографія. – К.: Видавничо- поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – С. 82.

  • Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч.  закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 696 с.

  • Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджені Наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 із змінами, внесеними наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 22.01.2016 № 08. URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf.

  • Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

  • Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року № № 2017/1001/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-17/conv.

  • Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №1308/2013 від 17.12.2013 про встановлення спільної організації ринків сільськогосподарської продукції та скасування Регламентів Ради (ЄС) № 922/72, (ЄС) № 234/79, (ЄС) № 1037/2001 та (ЄС) № 1234/2007. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R13

  • Регламент (ЄС) № 251/2014 Європейського парламенту та Ради від 26 лютого 2014 року про визначення, опис, подання, маркування та захист географічних зазначень ароматизованих винних продуктів та скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 1601/91. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0251.

  • Регламент (ЄС) № 110/2008 Європейського Парламенту та Ради від 15 січня 2008 року про визначення, опис, представлення, маркування та захист географічних зазначень спиртних напоїв та скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 1576/89. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008R0110.

  • Регламент (ЄС) № 1151/2012 Європейського Парламенту та Ради від 21 листопада 2012 року про схеми якості сільськогосподарської продукції та продовольства. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R1151.


СONFUSING SIMILARITY BETWEEN THE TRADEMARK AND GEOGRAPHICAL INDICATION AS GROUND FOR REFUSAL OF REGISTRATION OF THE MARK: UKRAINE AND THE EU

BADORA N.,
student of the Master of Laws Faculty of Law
Taras Shevchenko National University of Kyiv
UKRAINE

Abstract.
The criterion of confusing similarity between  the trademark and geographical indication as ground for refusal of registration of the mark in accordance with the legislation of Ukraine and the European Union has been studied. The degree of implementation of the norms of legislative acts in the field of trademark protection and protection of geographical indications in the Ukrainian legislation in the framework of cooperation of Ukraine with the European Union has been determined. The conclusions about the peculiarities of legal structures, similarities and differences between  Ukrainian and European legislation in the context of defining the criterion of confusing similarity as ground for refusal of registration of a trademark have been made. The directions of a possible further study of the problematic of the article, taking into account the Ukrainian and European normative acts, aimed at protection of both trademarks and geographical indications as means of individualization, have been determined.


Keywords: Trademark, geographical indication, confusing similarity.

© Бадьора Н.С., 2020

© Badora N., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 14.04.2020